Как мы чуть не потеряли бренд нижнего белья из-за недоработок юристов

Часто вижу на Пикабу истории специалистов, исправляющих чужие косяки. Техники воскрешают «безнадежные» устройства. Строители превращают руины в шедевры. Тренеры показывают свои «до-после». Врачи… тут вы сами всё знаете.

А я вот юрист. Мои спасательные операции не так фотогеничны. Зато есть интересная история. В моей работе тоже бывает приходится матюкаясь переделывать за кем-то «труды».

А если вы когда-нибудь запустите свое дело, история будет не только интересной, но и полезной.

Красивые фотографии, классный продукт и тысячи довольных девушек. Казалось, дела у бренда шли отлично — если бы не одно «но»: юридически он был не наш.

Два захода от разных юристов не помогли — деньги на ветер, три года впустую. Я расскажу, как всё случилось, а вы, ради всего святого, не повторяйте этих ошибок — с вашим названием может случиться тоже самое.

Сначала напомню в двух словах о том, как работают товарные знаки, а потом перейдем к самой истории.

Как теряют миллионы рублей на использовании чужих названий

Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены. Найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.

Самый главный подвох для любого бизнеса: если «твоё» название не зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте, то юридически это название не твоё. Оно того, чья регистрация. Кто успел зарегистрировать раньше — тот и владелец.

На этом горят многие предприниматели. Человек открывает компанию, дает ей и своему продукту какое-то название. Вкладывает деньги в брендинг, сайт и рекламу. А сам бренд-то ему не принадлежит.

Набор санкций за использование чужого бренда иногда может довести и до банкротства:

• взыскание компенсации в пользу правообладателя — до 5 миллионов рублей, иногда больше (п.4 ст. 1515 ГК РФ)

• штрафы в пользу государства за нарушение закона о рекламе и недобросовестную конкуренцию — тут от 100 до 500 тысяч, а там как повезет (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ)

• конфискация товара, на который незаконно нанесен чужой знак (п.2 ст. 1515 ГК РФ)

• блокировка сайта в интернете, страниц в соцсетях и товаров на маркетплейсах

• иногда ответственность вплоть до уголовной (до шести лет, ст. 180 УК РФ)

И вишенка на торте: даже выплата компенсации не избавит от необходимости проводить ребрендинг. За свой счет, разумеется.

Законы по части товарных знаков работают строго. В одной из прошлых статей я рассказывал, как мы взыскали 5 000 000 рублей компенсации с нарушителя прав на товарный знак. И получили эти деньги.

Как лишиться бренда из-за ошибки юристов — проще простого

Место действия: Казань
Бренд: MissYourKiss
Бизнес: производство нижнего белья

Январь 2022 года. У компании большие планы: собираются выходить на маркетплейсы. Заходить в интернет-продажи без своего знака — рискованно, на маркетплейсы — вдвойне.

Руководитель компании находит юриста. Тот подает заявку в Роспатент, спустя полгода получает предварительный отказ. Подготовка ответа у юриста занимает пять (!) месяцев.

Заявку подали в январе, предварительный отказ получили в июне. Судя по Реестру Роспатента, юрист справился с ответом только к концу ноября.

И что Роспатент? А Роспатент в итоге отказывает в регистрации знака на нужные товары.

Регистрация знака — это не просто «запатентовать слово». Знак регистрируют на конкретный перечень товаров и услуг.

Это значит, что если Роспатент регистрирует бренд MissYourKiss на шубы и отказывает на нижнее белье, то такая регистрация окажется бесполезной для производителя нижнего белья.

Хорошо, что предприниматель заметил этот подвох вовремя. Тут человек не стал платить госпошлину за регистрацию знака на ненужные товары и заявку признали отозванной.

Почему эта заявка с самого начала была проблемной

На самом деле заявку не сильно-то и жалко.

Помимо того, что в регистрации на нужные товары отказали, юрист с самого начала не включил в заявку все нужные товары и услуги.

Даже если бы регистрация и состоялась, она была бы однобокой: не защищала бы интересы компании и в лучшем случае через год-два знак пришлось бы регистрировать заново. В худшем — бренду грозил судебный спор.

Вот здесь важный момент.

Смотрите: бренд нижнего белья, производство и продажа на маркетплейсах. Но что если через год компания решит запустить собственный интернет-магазин под брендом MissYourKiss?

Может такое быть? Однозначно — да.

А где тогда «услуги интернет-магазинов» в перечне товарного знака? А их нет, есть только нижнее белье.

Это что, кто угодно может открыть свой интернет-магазин MissYourKiss? Или зарегистрировать такой знак на себя, а потом прийти с претензией к владельцу знака на нижнее белье, когда тот запустит свой сайт?

Беда в том, что после подачи заявки расширить перечень товаров и услуг уже нельзя.

Чтобы получить регистрацию на незаслуженно забытые товары, нужно регистрировать знак заново, других вариантов нет.

А это новые пошлины, новый срок экспертизы и новые риски — мало ли за прошедший год кто-то успеет забрать это название на интернет-магазины себе.

Попытка №2: в дело вступает крупная московская компания

Год прошел, знака нет. Деньги на работу и госпошлину потрачены впустую. Юрист не справился.

Предприниматель заходит с другой стороны — вместо поиска самозанятых юристов обращается в крупную московскую компанию.

В январе 2023 москвичи подают в Роспатент новую заявку. История повторяется: через полгода Роспатент дает предварительный отказ, на который московские юристы отвечают еще полгода (!).

Ответ компании Роспатент не впечатлил. В феврале 2024 года Роспатент дает финальный отказ. Теперь даже на часть товаров не дают, а отказывают полностью.

Заявку подали в январе, отказ получили в феврале следующего года. Источник — Реестр Роспатента.

Новая заявка — новые ошибки

С одной стороны, москвичи слегка исправили недоработки прошлого коллеги и сделали перечень товаров посерьезнее. Помимо белья добавили еще и аксессуары, и те самые позиции для услуг интернет-магазина, которые упустил первый юрист.

С другой стороны, вместо регистрации нормального словесного знака, они добавили к нему аббревиатуру и подали на регистрацию получившийся логотип:

Да, в какой-то мере добиться регистрации такого знака проще: больше элементов, больше отличий от чужих знаков. Многие юристы так упрощают себе работу.

Только вот в случае судебного спора с конкурентами такой знак может не помочь.

Представьте, что Роспатент зарегистрирует этот знак, а потом кто-то из конкурентов начнет продавать белье под похожим брендом, что-нибудь вроде BLISSYOURKISS. В суде придется доказывать сходство между брендами.

Если у тебя словесный знак MISSYOURKISS, а у конкурента BLISSYOURKISS, то сходство очевидно.

А вот если у тебя комбинированный логотип с огромным элементом MYK и особенным шрифтом, то у конкурента появится целое поле для манёвра: а у нас MYK нет, да и шрифт другой, и вообще само название отличается…

В общем, так некоторые компании суды и проигрывают.

Как нужно было сделать эту работу по-нормальному

«Такое название уже занято», «мне сказали, что это название зарегистрировать невозможно», «мы подавали сами, но получили отказ» — если бы я хотел составить ТОП-3 фраз, которые слышу от предпринимателей, я взял бы эти.

Ну что ж, прекрасный бренд со сложной юридической судьбой — история частая, не впервой.

Первым делом разбираемся, почему все-таки Роспатент отказал в регистрации. Выясняется, что причиной отказа стали три чужих знака:

1. «Miss to Kiss» на аксессуары

2. «MISS KISS» на другие аксессуары

3. «MISS KISS» на одежду

Первые два знака принадлежат российским компаниям. Мы подаем свою заявку на MISSYOURKISS и идем искать контакты владельцев этих знаков.

Прошлые юристы не стали заниматься этим делом. А зря: ведь если мы сможем договориться с владельцем знака на подписание согласия на регистрацию, то Роспатент снимет основание для отказа.

В общем, находим правообладателей первого и второго знака, созваниваемся, объясняемся, договариваемся. Спустя некоторое время оригиналы обоих писем у нас.

А вот с третьим знаком сложнее. Правообладатель — турецкая компания. Находим их контакты, связываемся, а они нам отказывают. Не дадим, говорят, согласие.

Ну что ж. Тогда план «Б»: турки не используют знак в России больше трех лет, а значит это дает нам шанс аннулировать их знак через суд.

Направляем туркам досудебную претензию, а затем и иск в суд. Перевод документов на турецкий, наложение обеспечительных мер на заявку, чтобы Роспатент не отказал нам, пока идет дело в суде — в общем, было много всего интересного.

Итог такой: туркам аннулируют знак на всю одежду и деятельность магазинов. Теперь ничто не мешает нашей регистрации.

Чем закончилась эта история

За плечами два полученных письма-согласия и выигранное судебное дело. Мы делаем финальный ответ в Роспатент и Роспатент регистрирует нам знак.

Нормальный словесный знак.

На реально нужный перечень товаров и услуг.

Который не придется переделывать через год-два-три.

Теперь «MissYourKiss» может безопасно работать на маркетплейсах, без риска утилизации товаров, штрафов, компенсаций и блокировки карточек.

Знак №1061146 — было непросто, но все получилось.

Выводы коротенько:

1. «Похожее название уже зарегистрировано» — с этим сейчас сталкивается почти каждый. Вопрос только в том, сможет ли юрист с этим справиться.

2. Получение письма-согласия — это законный способ добиться регистрации, когда есть похожие знаки.

3. Иногда «мешающий» бренд можно аннулировать через суд.

4. Отказ Роспатента — это не приговор. Даже если вы уже получили отказ, возможно есть шанс добиться регистрации.

5. Регистрировать свой товарный знак лучше на старте бизнеса или запуска нового продукта. Но если это вовремя не сделали, возможно, не все потеряно и есть еще шансы обойтись без ребрендинга.

Если пост полезный-интересный — поставьте посту свой королевский лайк-вверх. Буду тогда писать еще о всяких полезных вещах по моей теме.

Если в принципе тема авторских прав, патентов и знаков «ваша» — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».

Там мои заметки для предпринимателей и авторов. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Недавно публиковал в канале небольшую авторскую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах» — заходите, если интересно.

На все общие вопросы отвечаю в комментариях. Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков проверить-посмотреть, или по судам — можно написать мне в личку в телеграме @bchlf

И вот несколько моих прошлых пикабу-разборов в тему:

Как доказать, что ты — автор. Исчерпывающая подборка бесплатных реально работающих инструментов

«Мем смешной, ситуация страшная»: как человек получил судебный иск на 5 000 000 рублей за настольную игру про мемы

Они зарегистрировали на себя наше название, а потом потребовали с нас 4 000 000 рублей, угрожая судом и полицией. Вот что было дальше

Источник